BGH: Patentanwaltskosten bei Abmahnungen im Markenrecht

Im Falle einer berechtigten markenrechtlichen Abmahnung ist der Abgemahnte verpflichtet, dem Abmahner die Rechtsanwaltskosten zu erstatten. Häufig werden neben den Rechtsanwaltskosten aber auch Patentanwaltskosten in gleicher Höhe verlangt. Ob und inwieweit diese zu erstatten sind, hat nun der Bundesgerichtshof entschieden.

Um was geht es?
Die zu erstattenden Rechtsanwaltskosten einer markenrechtlichen Abmahnung sind aufgrund der bei Marken vergleichsweise hohen Streitwerte regelmäßig bereits relativ hoch. Diese werde häufig durch die Hinzuziehung eines Patentanwaltes nochmals verdoppelt, was eine erhebliche finanzielle Belastung des Abgemahnten nach sich zieht. Diese Praxis erfolgte aufgrund der Tatsache, dass das Markenrecht eine Vorschrift enthält, die eine Kostenerstattung des Patentanwaltes in Kennzeichenstreitsachen vorsieht. Ob diese Vorschrift jedoch auch auf außergerichtliche Kosten bei der Abmahnung anzuwenden ist, hat nun der BGH entschieden.

Wie entschied der BGH?
Der BGH (Urteil vom 24.02.2011 – Az. I ZR 181/09) hält Patentanwaltskosten bei einer Abmahnung nur dann für erstattungsfähig, wenn  der Abmahnende darlegt und nachweist, dass die Mitwirkung des Patentanwalts erforderlich war. Erforderlich sei die Mitwirkung regelmäßig nur dann, wenn der Patentanwalt dabei Aufgaben übernommen habe, die - wie etwa Recherchen zum Registerstand oder zur Benutzungslage – zum typischen Arbeitsgebiet eines Patentanwaltes gehören.

Die entsprechende markenrechtliche Vorschrift die eine generelle Erstattung von Patentanwaltskosten vorsehe gelte nur für gerichtliche Verfahren und sei auf die außergerichtliche Tätigkeit der Abmahnung nicht anwendbar.

Bei markenrechtlichen Sachverhalten gehe es nicht um naturwissenschaftliche oder technische Sachverhalte und die sich daraus ergebenden Rechtsfragen, die es regelmäßig nahelegen, neben einem Rechtsanwalt auch noch einen Patentanwalt einzuschalten. In Markensachen sei es vielmehr oft entbehrlich, zusätzlich zu einem Rechtsanwalt auch noch einen Patentanwalt zu beauftragen. Insbesondere werde ein Rechtsanwalt mit Erfahrung im Markenrecht ohne Mitwirkung eines Patentanwalts dazu imstande sein, eine Abmahnung wegen einer Markenverletzung zu verfassen. Daher bedürfe es im Falle einer Hinzuziehung eines Patentanwaltes in diesen Fälle des Nachweises, dass dies erforderlich war.

Fazit:
Mit dem Urteil des BGH wird die vielfach gelebte Praxis einfach mal die doppelten Kosten durch Hinzuziehung eines Patentanwaltes zu verursachen, obwohl dessen Sachverstand nicht erforderlich erscheint, hoffentlich ein Ende finden. Jedenfalls sollte man solche Kosten nicht mehr ohne entsprechende Nachweise akzeptieren.